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商标快到期了?选择续展还是重新注册的终极问题解决方案
1970-01-01 08:00:00 【作者/来源:本站整理】 【关 闭

 

 

背景

商标法规定:

第三十九条 注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算。
第四十条 注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。

 

商标到期后有两种方式延续商标的权利:第一是续展,第二是重新注册。目前,国家收取的续展的费用为2000元/件(宽展期内为2500元/件),商标注册的费用为800元/件。重新注册相对于续展来说,优点是省钱,缺点也有。今天咱们探讨的“洁柔”商标的问题是缺点中一个。

 

 

话说,1993年,广东中山市屈先生在“卫生巾”上申请了一件“洁柔”商标,于1995年3月取得注册权利,商标注册号734525。商标具体信息如下:


按照商标法规定,该商标于2005年3月13日到期。但早于这个时间的时候,屈先生一想,干脆重新注册一件吧。于是在2002年3月重新提交了一件“洁柔”商标的申请,商标的形式发生了变化(去掉拼音及设计感等),在商品名称上也发生了变化,除了原有的卫生巾,增加了“空气清新剂、蚊香、牙科光洁剂、医用棉、医药制剂、伤风油、隐形眼镜清洗液”等产品。于2004年2月7日取得注册权利,注册号3112825。具体商标信息如下:


屈先生等到第734525号商标到期该续展的时候,因为想到新注册的商标已经拿到权利,并且商品有所增加,所以头脑一热就没有续展第734525号商标,然后就无效了。

作为一般的商标,到此为止,不考虑商标的使用时间年限(如不去想做成百年品牌)的话其实问题是不大的。

但是,凡事都有万一。

1999年,在屈先生所在的广东省中山市东升镇成立了一家企业叫中顺洁柔纸业股份有限公司(下称中顺洁柔公司)。该企业发展迅猛,卫生纸、纸巾等商品上拥有的“洁柔”商标曾被认定为中国驰名商标与广东省著名商标,企业目前也是上市企业。

2008年5月,中顺洁柔公司向商评委提出对屈先生的第3112825号“洁柔”商标的撤销注册申请(此时,第734525号“洁柔”商标已无效)。

 

 

进入对话模式

 

 

 

中顺洁柔公司主张,第5类第3112825号“洁柔”商标与其注册在第16类卫生纸、纸巾等商品上的“洁柔”商标构成使用在类似商品上的近似商标,屈先生注册第3112825号“洁柔”商标系恶意注册其已为相关公众知晓、具有较高声誉并有一定影响的注册商标,其还主张屈先生虽注册了争议商标,但自申请日起从未进行过商业使用

商评委认为,第3112825号“洁柔”商标与引证商标呼叫、含义相近,已构成近似商标,其核定使用的卫生巾商品与引证商标核定使用的卫生纸等商品构成类似商品。其与引证商标已构成使用在类似商品上的近似商标。据此,商评委裁定其在卫生巾商品上的注册予以撤销,在其他商品上的注册予以维持

先生不服商评委裁定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。其诉称,第3112825号“洁柔”商标是其在先注册的第734525号“洁柔”商标的延续,两商标之间具有密不可分的关联性;而且第3112825号“洁柔”商标与中顺洁柔公司注册的第16类商标使用的商品未构成类似,两商标共存不易造成消费者混淆

北京市第一中级人民法院一审判决维持了商评委裁定结果。

屈炯森向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院经审理认为,屈炯森拥有的第734525号商标核定使用的商品为卫生巾,在该商标有效期间内,屈炯森保留了原商标的主要部分即“洁柔”文字部分,加以改动之后,在同类商品上重新申请注册争议商标,争议商标核定使用的商品也包括卫生巾,屈炯森主观上没有放弃“洁柔”商标的意图,可以视为系对第734525号商标权利的延续。根据第734525号商标及争议商标在申请注册时适用的《类似商品和服务区分表》,卫生巾商品与卫生纸、纸巾等商品未划分为类似商品。同时,根据屈炯森提交的证据可以看出,争议商标一直实际使用在卫生巾商品上,相关消费者对争议商标具有了一定的认知度,本着公平原则,从尊重历史角度,保留争议商标有利于维护市场秩序的稳定。据此,二审法院判决撤销一审判决及商评委裁定结果。

中顺柔洁公司不服二审判决结果,向最高人民法院申请再审

关于争议商标是否为第734525号商标的延续,最高人民法院认为,市场主体如基于经营策略、经营范围发生变化等原因需要改变原注册商标标识,或者改变原注册商标核定使用的商品,即使该市场主体以原注册商标为载体已积累了一定的商誉,该市场主体也仍然应当向商标行政主管部门提出注册申请,由商标行政主管部门依法进行审核。

该案中,争议商标与第734525号商标相比较,不仅改变了商标标识,而且改变了核定使用的商品范围,因此,争议商标能否注册,应当由商标行政主管部门依法重新进行审查,不因其与第734525号商标具有关联性以及屈炯森所主张的目的正当性而当然具有合法性。

对于争议商标核定使用的卫生巾商品与引证商标核定使用的卫生纸商品,是否为类似商品,最高人民法院认为,由于卫生巾商品与卫生纸商品均属于日常卫生清洁用品,其生产部门、工艺流程等具有关联性,其销售渠道基本一致,消费群体存在交叉重合;并且,2002年8月《类似商品和服务区分表》进行修改,将卫生巾商品与卫生纸商品划分为类似商品,因此争议商标核定使用的卫生巾商品与引证商标核定使用的卫生纸商品为类似商品

综上,法院再审判决撤销了二审判决,维持了一审法院关于维持商评委对争议商标在卫生巾商品上的注册予以撤销的争议裁定结果。

不是所有的商标都会出现这样的情况,也不是所有人都不会遇到同样的事情。

商标不续展而选择重新注册只是本事件的一个导火索而已。但是对于屈先生来说,上面冗长的交涉、专业术语、法律概念的纠葛以及几乎走完了所有关于商标的权利争取的流程中花费的时间、精力、财力、物力也已经远远超出了当时续展一个商标的费用。更何况最后的结果是不利于屈先生的。


 

商标续展与重新注册相比还存在哪些优点?

 

 

 

1.续展申请不做实质性审查,一般情况下,只要资料合格,就能完成,时间也较短,手续简便,风险极低。注册申请按照新商标来独立审查是否和其他商标近似,是否违反现行商标法一些相关规定等因素,相对来说成功率较低。

2.商标进行著名商标、驰名商标认定等对商标的注册时长有要求,商标在经营的过程中累积的品牌知名度、美誉度等作为企业的无形资产有时比有形资产更有说服力。

对于本案件,我们可能还有其他非常多的解读。

当然,我们也不会就此就会劝所有的人对于到期的商标都选择续展而不是重新注册,关键还在于对到期商标的未来有怎样的使用规划以及告知若选择重新注册有不成功或后期导致权利丧失的风险。另外,还要考虑费用等综合因素。

商标到期后选择续展还是重新注册?不管是发表观点还是业务咨询,“千小慧”都期待您的留言。


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