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【千慧小课堂】客观认识专利权评价报告的作用

作者:千小慧

发布时间:2020-06-17

文章来源:千慧视点

我国的专利申请量连续多年位居世界第一,甚至超过美国、日本、德国、韩国等主要国家的专利申请量的总和。但是,大部分是实用新型和外观设计专利,2019年实用新型专利申请量已经达226.8万件,增长十分迅速,在专利维权领域亦是实用新型和外观设计在数量上占主角。
在授予实用新型或者外观设计专利权之前,国家知识产权局仅仅进行形式审查,而尚未对其是否存在不符合授予专利权条件的缺陷以及具备新颖性、创造性这些实质要件进行检索、分析和评价,因此,权利的稳定性不高。
那么,如何评价其稳定性,在专利维权实践中,行政机关或司法机关等可能会要求专利权人或者利害关系人(专利独占许可人等)提交国家知识产权局出具的专利权评价报告,以初步评估实用新型和外观设计专利权稳定性。因此,专利权评价报告在专利维权中起着非常重要的作用,而很多企业对此缺少必要的认识,在申请外观设计与实用新型专利后,很少去办理专利权评价报告,从而直接影响到专利维权的步骤与力度。

那么,专利权评价报告在专利维权中有哪些作用呢?一般来说,正面的专利权评价报告有以下几方面的作用:

1. 在海关备案中的作用:知识产权的海关备案,有利于海关部门在日常工作中发现涉嫌侵权物品而进行主动扣押。根据《知识产权海关保护条例》的规定,在对实用新型和外观设计专利进行海关备案时,除了要求提交专利证书及专利登记簿副本等,正面的专利权评价报告是必不可少的。
2.电商平台侵权投诉中的作用:在电商成为产品销售的重要渠道的情况下,电商平台的侵权投诉成为了迅速制止侵权行为的低成本、高效率维权手段。在电商平台上利用实用新型和外观设计专利进行专利维权时,通常均需要提供专利权评价报告。
3.在专利行政投诉中的作用:一旦发现侵权产品,在请专利求行政部门查处时,专利行政部门一般会要求投诉者提供专利权评价报告,国知局出具评价报告的时间为二个多月,如果此时专利权人再去请求国家局出具专利权评价报告,将会对及时侵止侵权带来不必要的等待,从而造成更大的损失。
4.在专利侵权诉讼中作用:如果专利权人在提起侵权诉讼的同时提供专利权评价报告,即使被告在答辩期内提起无效宣告,法院一般也不中止审理,同时,对原告的证据保全、财产保全申请,法院也更乐意接受。相反,如果在专利权人发现涉嫌侵权人之后,再去办理评价报告,这就将花去二个多月的时间进行等待。如果立案时仍未能提供的,一旦对方在答辩期内提起宣告无效,法院一般应当中止审理。
5. 在国际性展会上的作用:如果在展会上发现侵权产品,专利权人主动提供专利权评价报告时,展会上的知识产权管理部门更能积极受理投诉,并能以此驳回涉嫌侵权人的相关抗辩。
6.在专利权许可、质押、转让与入股中的作用:在专利权的上述使用情况下,专利权的被许可人、质押权人、受让人以及相关的利害关系人更容易与专利权人达成交易,减少交易时间。

如果做出的专利权评价报告是负面的,专利权人如何应对呢?

即使专利权评价报告的结论认为该申请不符合专利法的相关规定,但并没有宣告专利权无效,因此并没有实质性的损害专利权人的利益。在专利行政投诉、专利侵权诉讼中,被投诉人或被告不能依据专利权评价报告的结论来否定专利权的合法性。相反,只有专利权被国家局专利复审委员会宣告无效后,专利权才不复存在。另外,即使做出的专利权评价报告是负面的,也不代表专利权就一定能被无效掉,应仔细分析评价报告的理由和证据,评估其对专利权有效性的影响,对后续的维权程序进行适当调整和应对。最后,专利权人对专利权评价报告结论不服的,可以在收到评价报告的二个月内请求更正,针对专利权评价报告,一般只允许提出一次更正请求,但对于复核组在补充检索后重新作出的专利权评价报告,请求人可以再次提出更正请求。由于专利权评价报告的作出不属于行政行为,因此权利人不能就专利评价报告提行政复议或行政诉讼。

为了避免负面专利权评价报告的上述不利后果,专利权人或者利害关系人在申请评价报告之前,可以委托专业的专利代理机构先进行检索及稳定性评估,对评估较为稳定的实用新型或外观设计专利再考虑向国知局申请评价报告。