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【专利在身边】专利交易中的尽职调查

作者:千小慧

发布时间:2021-01-07

文章来源:千慧视点

专利尽职调查,又称为专利交易风险调查、专利审慎调查等,是指通过收集和分析对方的专利信息,预测和评价相关的风险问题和收益机会,作为调查方决策参考的依据。
专利尽职调查的必要性



忽视专利尽职调查的惨痛教训


在北京某汽车厂与外商进行合资谈判过程中,外方以97件专利,共折合1600万美元入股。由于北京这家企业没有对这些专利进行尽职调查就草草签约。后来才得知,97件专利技术中的23件专利过期,29件专利临近到期,13件刚递交申请,没有授权,真正授权有效的专利只有32件(占总专利数的33%),即2/3的专利是不能折算股金投资入股的。

一、专利尽职调查的类型

1.专利交易尽职调查
为确定专利许可或专利转让的目标提供谈判参考资料,有助于正确评估专利价值及专利存在的潜在风险,帮企业控制交易成本、降低交易风险。
2. 技术自由实施尽职调查
企业在技术引进前进行FTO调查,调查技术方是否可以自由使用、实施其技术以及通过该技术生产、销售的产品,并且不侵犯他人权利。
3. 企业专利尽职调查
企业上市准备阶段、企业并购或投融资时调查拟上市企业的知识产权风险调查拟投资或并购的目标公司的知识产权风险专利管理风险、专利权属风险、专利侵权风险。
4. 专利侵权诉讼尽职调查
判断产品是否侵犯诉讼原告的专利权,如判定产品技术特征落入涉案专利权要保护范围内,被告可考虑行使专利无效抗辩或现有技术抗辩。
下边,重点来讲一下专利交易的尽职调查:
企业在专利交易活动中,为了确保双方谈判基础的合理性,应事先针对目标专利(专利组合或专利包)进行尽职调查,有助于正确评估专利的价值,识别目标专利存在的潜在风险,确保买方利益的最大化。
我国在引进英国皮尔金顿公司浮法玻璃生产线的过程中,通过进行专利尽职调查,发现该公司有关浮法玻璃技术的137件专利在当时已有51件失效,迫使英方将价款由原来的2500万英镑降为52.5万英镑。

二、专利交易中尽职调查的种类



1.专利权核查
包括专利权的法律状态(包括是否进行过许可、质押等)、专利保护的国家/地区、专利权保护时间。
2.专利质量评估
权利要求的保护范围、取证难易程度、其他指标(专利族规模、被引次数、剩余有效期、诉讼情况等)。
3.EOU评估
带有EOU的专利族,可以更容易确定可能侵权的产品,虽然不会影响专利本身的价值,但会使得专利附加价值更高。
将EOU chart表中涉及的独立权利要求每一条与相关产品进行一一核对,评估EOU与相关产品的对应性。
4.专利价值评估
专利价值评估是影响专利运营判断的重要因素,常见的专利价值评估方法包括:成本法、市场法、收益法。
收益法:根据专利未来可能带来的收益来确定其价值;
市场法:通过比对类似产品的市场交易价格,模糊的估算出待评估专利的价值;
成本法:根据专利技术的开发成本确定其价值。

以上就是小编为您分享的专利交易中的尽职调查方面的知识,如果您有专利需求,一定要记得找您身边的知识产权管家——千慧。