最高法首次表态定牌加工不构成商标侵权(二)

　　因此，OEM产品上的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其不具有商标的属性，该行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

　　高法院在第（2014）民提字第38号判决中指出，《商标法》保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断是否构成商标相同或相近，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。

　　在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否混淆侵权不具有实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了该诉争行为是否构成《商标法》意义上的商标使用之前提，适用法律错误，应予以纠正。

　　至此，历时5年的OEM商标侵权之争，终于尘埃落定。OEM或不再成为侵权雷区 定牌加工人受委托生产加工并提供贴附指定商标的产品的行为是否构成商标侵权，无论在行政执法领域还是司法领域，都是争议已久的问题。

　　早在2004年，有关“SOYODA”定牌加工案件是否构成侵权就引起了工商执法人员的热烈讨论。

　　部分工商执法人员认为这种行为构成侵权，有的则认为不构成侵权。

　　在法院方面，2004年，广东省高院对深圳“西班牙耐克案”做出判决，涉外定牌加工被认定构成商标侵权。

　　随后，一部分法院开始在相关民事判决中作出相同的判决，而2004年以前地方法院大都判决OEM不构成商标侵权。

　　2010年7月1日，最高法办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出：“（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。

　　”2014年以来，法院对更多的涉外定牌加工行为判定不构成商标侵权。

　　曾经参与过OEM侵权与否大讨论的江西省抚州市市场和质量监管局干部黄璞琳表示，2005年他就提出OEM产品所贴标志不属于我国《商标法》所称的“使用商标”行为。

　　“我当初的观点，与最高人民法院此次再审判决观点可说相近。

　　”黄璞琳说。 那么，认定OEM不侵权，会否导致国内不法厂家打着OEM的“幌子”逃避商标侵权责任追究？黄璞琳说，这其实是个证明问题，只要证明其在国内销售，就可以认定其侵权。

　　亚环公司代理人姚晓洪律师则认为，虽然“PRETUL”案将对同类案件的裁判产生重大、深远影响。但这并非代表最高法院对涉外定牌加工最终的全部意见。

　　关于涉外定牌加工的法律问题，仍有很大的探讨空间。