商标图样：

申请号：5894807

商标类别：36

商品/服务项目：保险；资本投资；期货经纪；证券和公债经纪；基金投资；证券交易行情；经纪；担保；受托管理；银行

被异议人（商标申请人）：鲁证创业投资有限公司

异议人：鲁证期货股份有限公司

案情概述：

被异议人于2007年2月7日申请了第5894807号“”商标（简称“被异议商标”），2009年11月13日经商标局初步审定并刊登在1191期《商标公告》上。2010年2月3日，鲁证期货股份有限公司针对被异议商标提出异议申请，2012年8月23日，商标局作出异议裁定，认为：异议人未能提供证据证明其于“证券交易行情”等服务项目上在先使用“鲁证”商标，故异议人称被异议人抢先注册其在先使用“鲁证”商标证据不足，异议人称被异议商标申请注册易造成消费者混淆误认证据不足。裁定核准被异议商标注册。

鲁证期货股份有限公司不服商标局的异议裁定，于2012年9月13日向商标评审委员会依法提出异议复审申请，后本案还经历了行政诉讼程序。后续程序及具体情况如下：

一、商标异议复审阶段

申请人（原异议人）的异议复审理由为：

1.申请人成立于1995年，是经中国证监会批准，在山东省工商局注册登记，由齐鲁证券有限公司控股的专用期货公司。申请人经营多年，已经在相关行业群体中享有很高的知名度。

2.第931799号“鲁证指数”商标（核定使用在第36类“证券交易行情；证券经纪；金融咨询；金融分析；经纪；不动产经纪人；不动产代理；产业代管；信托”服务项目上）最先由山东企业产权交易所申请注册，后因企业改制原因导致商标到期未及时办理续展。被异议商标的原申请人为林涛，2012年转让给现商标注册人鲁证创业投资有限公司。林涛在明知情况下仍申请注册被异议商标的行为构成对他人商标的恶意抢注。

3.被异议商标与申请人商号相同，基于申请人在行业的影响力，被异议商标的注册使用损害了申请人在先商号权，违反了商标法第三十一条之规定；

4.被异议商标初始注册人林涛借申请人维护自身权益的急切心理，向申请人索要高额转让费，其行为构成了不正当竞争，违反了《反不正当竞争法》第二条、第五条之规定。

被申请人（原被异议人）答辩理由如下：

1.第931799号“鲁证”商标的原注册人山东企业产权交易所已被依法撤销，且该商标到期后并未续展。被申请人申请注册被异议商标合法正当。

2.申请人与山东企业产权交易所无任何关系，其不具备依据2001年《商标法》第三十一条提出异议复审请求的主体资格。

3.申请人无证据证明被异议商标侵犯了其在先商号权。

4.被申请人通过网站、报纸等途径一直对被异议商标进行使用。

针对被申请人的答辩，申请人的质证意见如下：

1.被异议商标原注册人为林涛，其在2007年提出被异议商标注册申请时，所提交的材料不符合2001年《商标法》第四条和《自然人办理商标注册申请注意事项》第1、2、3、4等条的规定。

2.申请人的母公司齐鲁证券有限公司自2001年正式开业便一直使用“鲁证”作为公司简称且具有了一定知名度，申请人作为其控股子公司有权且事实上持续在经营活动中合理使用“鲁证”，居所地同在山东省济南市的林涛不可能对“鲁证”品牌不知晓。加之，被申请人鲁证创业投资有限公司是在香港成立的公司，其公司名称与齐鲁证券有限公司2010年5月成立的全资子公司名称完全相同，这些事实足以说明被异议商标的注册绝非巧合，而是有预谋的恶意抢注行为。

3.被申请人未提供任何证据证明鲁证创业投资有限公司已取得在中国大陆地区经营相关证券、期货业务的资质，也无证据证明其一直适用“鲁证”商标。

4.被申请人向商标评审委员会提供虚假营业执照，系“以欺骗手段取得商标注册”的行为，违反了2001年《商标法》第四十一条第一款之规定。

针对申请人的质证意见，申请人再次做出答辩：

1.被异议商标的申请注册符合《商标法》的规定，不存在恶意抢注行为；

2.申请人通过不道德行为干预被申请人在山东的业务，故被申请人才向法院提起诉讼；

3.申请人的证据均非原件，被申请人对其真实性不予认可。

申请人的主要证据：

1.被异议商标档案及注册申请材料；

2.《商业银行法》、《证券法》、《期货交易管理条例》等被异议商标所涉及行业相关法律；

3.申请人公司变更沿革档案，相关文件和批复等；

4.山东泉鑫期货经纪有限公司股东会决议；

5.被申请人在香港进行工商登记的资料、股东信息、公司章程；

6.被申请人在未取得被异议商标所有权的情况下，仍旧针对申请人恶意提起民事侵权诉讼，被法院裁定驳回起诉的裁定书。

7.外资企业在国内经营的相关法律规定；

8.齐鲁证券有限公司在深圳成立的子公司“鲁证创业投资有限公司”的营业执照。

被申请人两次答辩均未提交证据。

异议复审裁定结果：

商标评审委员会经审理查明：

1.被异议商标由林涛（地址：山东省济南市历城区山大南路16号3号楼7单元102号）于2007年2月7日申请，现已转让至本案被申请人。

2.双方均提到的第931799号“鲁证指数”商标于1995年3月1日由山东产权交易所提出注册申请，1997年1月14日核准注册，核定使用在第36类证券交易行情等服务上。该商标专用权至2007年1月13日，但因到期未续展，该商标专用权已经丧失。

3.申请人名称2007年2月14日由“山东泉鑫期货经纪有限公司”第一次变更为“鲁证期货经纪有限公司”，2007年12月27日第二次变更为“鲁证期货有限公司”，2012年12月10日第三次变更为“鲁证期货股份有限公司”。齐鲁证券有限公司为申请人的股东之一。

结合当事人陈述的内容、查明事实和《商标法》的规定，进行如下审理：

1.关于被异议商标的申请注册是否违反了《商标法》第三十二条规定，损害申请人商号权。商标评审委员会审理认为，申请人将“鲁证”作为商号登记时间晚于被申请商标申请注册的时间，因此不能认定被异议商标的申请注册损害了申请人主张的相关商号权。

2.被异议商标的申请注册是否构成第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。商标评审委员会认为，该规定适用要件要求在被异议商标申请注册之前，他人商标应在被异议商标指定使用的相同或者类似服务上经使用达到一定影响的程度。本案中，申请人提交的使用证据多数形成日期早于被异议商标的申请注册日，且有关证据显示齐鲁证券有限公司在相关文件中使用“鲁证”字样。由此表明，“鲁证”标识在被异议商标申请注册之前，已在齐鲁证券有限公司与中国证监会山东监管局等部门之间使用并在相关行业内形成一定的影响。同时也表明被异议商标的原注册人及被申请人并非“鲁证”标识的独创或在先使用人。

据审理查明，被异议商标的原注册人与齐鲁证券有限公司地处同一区域。作为在第36类服务上申请注册被异议商标的自然人或公司，应对同一区域的同行业或者相关行业有所了解，故被异议商标的原注册人在应知“鲁证”为他人在先使用商标的情况下，在与齐鲁证券有限公司经营相关的保险、期货经纪等服务上申请注册被异议商标，难谓正当。因此，可以认定被异议商标的申请注册构成了以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标，违反了《商标法》第三十二条的规定。

3.关于被异议商标的申请注册是否符合《商标法》第四条的规定。商标评审委员会认为，被异议商标的原注册人为自然人，其申请注册的被异议商标使用在第36类保险、银行等起点较高且专业性强的服务上，上述服务的经营主体应是符合国家相关资质、资格认定的企业单位，而被异议商标原注册人作为自然人，其注册行为已明显超出其使用能力和使用范围。加之，被异议商标的原注册人在申请时就应已知晓“鲁证”为他人在先使用的商标。故可推定被异议商标的注册属于没有真实商业使用意图的注册行为，违反了《商标法》第四条的规定，进而亦构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以不正当手段”注册商标的情形。

综上，商标评审委员会认为申请人所提异议复审理由成立，被异议商标不予核准注册。

二、商标行政诉讼阶段

被申请人鲁证创业投资有限公司（本案原告）不服商标评审委员会（本案被告）作出的异议复审裁定，于法定限期内向北京知识产权法院起诉，请求人民法院判令撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。诉讼理由如下：

1.诉争商标不属于《商标法》第三十二条规定的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。被诉裁定认定的在先使用人为“齐鲁证券有限公司”，现有证据不能证明其与第三人存在股东关系；第三人提交的证据不能体现其将“鲁证”商标使用在保险、资本投资等行业中，且齐鲁证券有限公司与证监会山东监管局等部门之间的文件系公文手续，并非商业使用被异议商标；仅仅根据原告与第三人处于同一省市就认定原告注册商标存在恶意缺乏事实依据。

2.诉争商标未违反《商标法》第四条的规定。《商标法》第四条未明确要求自然人必须具备经营资格；诉争商标已经由原申请人林涛转至原告名下，符合经营主体资格的要求，不存在超出使用能力和使用范围的情形。

3.诉争商标不属于《商标法》第四十四条第一款规定的以“不正当手段”取得注册的情形。《商标法》第四十四条第一款针对的是损害公共利益等绝对禁止注册的行为，而本案系针对第三人的相对利益，故不适用于本案。

原告诉讼阶段未提交证据。

被告辩称：

坚持被诉裁定的认定。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求人民法院判决驳回原告的诉讼请求。

第三人鲁证期货股份有限公司提交书面陈述意见称：

1.诉争商标是对第三人及其关联公司齐鲁证券有限公司实际使用并具有一定影响力商标的恶意抢注，违反了《商标法》第三十二条，依法应予驳回；

2.被异议商标的原申请人林涛是原告的股东及实际控制人，其申请诉争商标并不具有真实使用意图，欠缺合法性和正当性基础，违反了《商标法》第四条和第四十四条第一款的规定；

3.原告实际控制人林涛通过不正当手段大量抢注、囤积多个金融行业知名商标，构成了以不正当手段申请商标注册的行为，严重扰乱金融市场的正常秩序，造成不良影响，违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。

综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持，原告的诉讼请求依法应予驳回。

第三人诉讼阶段补充提交的主要证据：

1.证监会关于核准齐鲁证券有限公司作为第三人的股东身份的通知、关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司更名为齐鲁证券有限公司的批复。

2.证监会网站、搜索引擎显示的搜索网页，证明有关齐鲁证券有限公司的记载均载有“鲁证期货”、“齐鲁证券”等标识。

3.近年来第三方组织和机构有关第三人的报道、宣传。

4.证监会“关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建的批复”，该证据显示：证监会于2001年同意筹建山东省齐鲁证券经纪有限公司，并同意山东企业产权交易所改组为一家证券营业部后并入山东省齐鲁证券经纪有限公司。

5.林涛申请注册的商标档案信息。该证据显示，林涛作为申请人申请注册了“中超”、“巴克莱”、“淮海村镇”、“淮海农商”等34个金融行业商标，涵盖第36类在内近十个类别。

法院判决结果：

法院经审理认为本案的焦点在于诉争商标是否违反商标法第四条和第三十二条之规定。

1.“鲁证”商标已经在先使用并有一定影响。

（1）法院认为，从第三人在复审程序及诉讼程序提供的证据可知，齐鲁证券有限公司将“鲁证”标识使用在其向证监会、山东监管局等部门之间的往来文件中，这些往来文件不仅在上述部门之间流转，而且在证监会的网站上予以公布，相关公众通过网络渠道可以知晓；此外，通过网络搜索齐鲁证券有限公司可以看到“鲁证期货”、“齐鲁证券”等标识，上述内容属于提高公司知名度的公司介绍及宣传，相关公众通过上述内容可以将“鲁证”标识与齐鲁证券有限公司形成唯一对应关系，据此可以判定齐鲁证券有限公司对“鲁证”标识的使用构成商标意义上的使用。

（2）齐鲁证券有限公司使用“鲁证”标识的时间自2001年开始至诉争商标申请时止，时间跨度长达七年之久。鉴于证券投资等领域的相关公众主要为投资群体，该群体对领域内的从事证券业务的经营主体敏感性较强，据此可以判断“鲁证”商标已经为一定范围内的相关公众所知晓。

2.关于原告注册诉争商标是否具有恶意，是否违反《商标法》第四条的问题。

从该条规定的精神来看，民事主体申请注册商标，应该有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。本案中，（1）原告主张其一直在使用“鲁证”商标并在金融投资行业有很大的知名度，但并未提供任何商标使用证据支持其上述主张；（2）原告系在香港成立的公司，其在中国境内从事诉争商标指定使用的保险、证券等服务应当取得相关监管机构的审批，但原告并未提供任何资质证明；（3）原告在明知其不享有诉争商标权利的情况下仍然通过诉讼向第三人主张高额赔偿，其申请注册诉争商标的目的难谓正当；（4）诉争商标原申请人林涛除申请注册了诉争商标以外，还注册了“中超”、“巴克莱”、“淮海村镇”、“淮海农商”等34个商标，系典型的无合理理由大量注册囤积其他商标的行为。

综合以上事实，法院认为，林涛与齐鲁证券有限公司地处同一区域，其在申请注册诉争商标之前应当知晓“鲁证”商标系他人在先使用的商标，在此情况下仍申请注册诉争商标，该行为显属恶意，结合林涛还大量注册囤积多个他人拥有的知名商标的行为，法院据此判定，林涛申请注册诉争商标系不以使用为目的。尽管诉争商标已经转让至原告名下，但原告亦不具有在保险、证券等服务上从事经营活动的资质，且未提供任何使用诉争商标的证据，结合林涛系原告股东及董事这一事实，以及原告在不具有诉争商标权利的情况下仍然向第三人索要高额赔偿的事实，本院认定，原告申请注册诉争商标亦不以使用为目的，其注册行为不具有正当性及合理性，违反了《商标法》第四条。

此外，法院认为《商标法》第四十四条第一款系针对已注册的商标，被告在被诉裁定中直接适用该条款不妥，予以纠正。

综上，法院支持了被告关于诉争商标的申请注册违反了《商标法》第四条、第三十二条的认定，驳回原告的诉讼请求。

本案所涉法律依据有：

本案异议阶段审查依据2001年商标法，异议复审和行政诉讼阶段审查依据新商标法。

《商标法》第四条：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册” 。

《商标法》第三十二条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。（即：修改前《商标法》第三十一条）

《商标法》第四十四条第一款：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”（即：修改前《商标法》第四十一条第一款）

《反不正当竞争法》第二条第一款：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德”。

《反不正当竞争法》第五条：“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：……擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品……”。

《自然人办理商标注册申请注意事项》有关规定：“一、个体工商户......可以以执照上登记的负责人名义提出商标注册申请。一负责人名义提出申请时应提交以下材料的复印件（一）负责人的身份证；（二）营业执照。

三、其他依法获准从事经营活动的自然人，可以以其在有关行政主管机关颁发的登记文件中登载的经营者名义提出商标注册申请，申请时应提交以下材料的复印件：（一）经营者的身份证；（二）有关行政主管机关颁发的登记文件。

四、自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限。

申请人提供虚假材料取得商标注册的，由商标局撤销该注册商标。”

对企业的启示：

书者认为本案对企业的启示不仅仅是案件应对技巧，而且提醒企业要对这类常见的抢注现象给予充分的重视。

近年来，国内商标交易市场活跃，囤积商标的现象屡见不鲜。囤积者的心态大致有两种：一种是在常见日用品类别如：服装、食品、化妆品类别囤积一批好名字，这些类别申请量大、好名字越来越稀缺，而且天猫、京东等电商均要求上线品牌为注册商标，故商标需求量大，很多企业愿意花合理价格购买商标。这种行为没有损害他人的民事权利，也没有为法律所禁止，我们认为属于法律容忍范围内的、民事主体的自愿行为；另一种是有目标的、大量注册某一行业或者某一地区具有影响力企业的商标，这种行为具有事先预谋，通常以谋取不正当利益为前提，不仅损害了企业的民事权益而且对市场秩序造成了不良影响，属于法律禁止的恶意囤积行为。这种恶意囤积者其实就是我们常说的恶意抢注人，他们通常具有一定的法律知识，具有商标注册经验，躺枪对象一般是实力雄厚但是存在商标漏洞的企业，特别是国有企业。抢注人通常取得商标注册甚至通过商标局初审后就提起商标侵权诉讼，索要高额赔偿；法律功底深厚的抢注人还会在商标注册后通过将商标转让给第三方企业的形式，将自己洗白，造成善意商标注册的假象，给受害企业取证制造障碍。

遇到这类情况，受害企业切不可抱着“破财消灾”的幻想私了，应当争取通过法律手段维护自身权益。不可否认破财消灾方式可以节省时间，但是抢注人很多是不讲诚信、贪得无厌的，与他谈和的风险仍旧很大。所以企业要做多手准备：首先，坚决针对抢注人的商标提起异议或者无效宣告申请，占据主动权。对于抢注人已经提起侵权诉讼的，企业应同时向受案法院提出中止审理或者驳回对方起诉的请求；再者，保存好抢注人敲诈索赔的证据，如：意向书、邮件、录音、录像证据等，并对抢注人的背景和商标囤积情况进行调查，收集对方恶意抢注的证据；最后，收集自己在先使用、善意使用的证据，或者自己对商标享有其他在先权利的重要证据。

本案就是典型的恶意抢注案件。受害企业主张权利时常见法律依据包括《商标法》第四条、第七条第一款、第三十二条和第四十四条第一款。

第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，在代理过程中，我们曾遇到过商标局在异议案件中引用该条款作为遏制恶意抢注的法律依据，但是有法院对此持不同观点，认为《商标法》并未将第七条第一款原则性规定列为提起异议或者无效宣告申请的法律依据，因此该条款不宜作为法律依据在裁决中适用。为了规避因法律适用问题造成企业维权不利，书者在此提醒企业在不同法律程序中要准确应用该原则性条款，为了应对后续的诉讼程序，建议企业在引用该条款的同时根据案情同时引用第四条、第十条第一款第（七）项或第（八）项、第三十二条等规定更为稳妥。当然，书者认为诚实信用原则作为民法的帝王原则，在法律实践中理应得到尊重和承认。因《商标法》立法失误导致企业无法直接在商标诉讼案件中适用，显然不利于企业合法权利的保障，也不利于公平市场秩序的建立。因此，有必要通过立法解释或者未来的修法程序予以弥补。

第四十四条第一款则明确了商标自始无效的几种情形，遵循立法原意，本条款明确仅适用于已注册商标宣告无效的情况。其中，商标局只能依职权启动宣告无效程序，而商标评审委员会也只能依申请启动无效宣告程序。根据行政法“法无授权不可为”原则，在商标异议程序、商标不予注册复审的答辩程序中，企业不宜引用本条款规定主张权利。

本案争议焦点在于《商标法》第四条之理解以及第三十二条所指“商标在先使用并产生一定影响”之认定。

就商标法第四条而言，商标评审委员会和法院均认为其可作为遏制非法囤积商标资源行为的法律依据予以适用。在株式会社百利达上诉商标评审委员会二审行政判决书中，北京市高级人民法院认为“商标法第四条规定作为宣示性规定，其立法本意在于规范商标申请的目的，即申请商标应当出于生产、经营所需，而非囤积商标资源，造成商标资源的浪费。”在圣博食品贸易公司上诉商标评审委员会二审行政判决书中，北京市高级人民法院也进一步指出“商标专用权作为一种民事权利，应由法律规定的民事主体来行使，申请商标注册的主体必须为自然人或者依法登记注册的法人、其他组织，申请注册商标的目的应是基于生产、经营之需要”。上述判决指导我们在适用第四条时，首先应当证明抢注人注册商标的数量超出合理范围，缺乏合理解释。如本案中抢注人申请商标达34件且多为金融类商标，金融企业鲜有注册如此多的商标注册需求，即便有，商标名称也是具有密切相关性的。本案抢注人的行为显然有悖常理；再者应当证明抢注人注册商标的目的不是出于生产、经营所需。这个可以从抢注人的主体资格、抢注人是否具有抢注商标所使用范围的经营资格、抢注人是否有实际使用行为、抢注人注册商标后是否有诉讼索赔或者洽谈转让行为等方面进行分析。企业需同时就上述两方面提供充分证据，让法院确信抢注人非基于生产、经营之需要囤积商标，则其主张可以获得法院支持。

关于第三十二条所指“商标在先使用并产生一定影响”之认定。在“商标使用”的认定上，北京市高级人民法院作出的（2010）高行终字第294号行政判决书中指出：“商标使用应当具有真实性和指向性，即商标使用是商标权人控制下的使用，该使用行为能够表达出该商标与特定商品或服务的关联性，能够使相关公众意识到该商标指向了特定的商品或服务”，本案中齐鲁证券公司将“鲁证”标识公开使用在与主管部门的往来文件中且通过各类网站予以发布，这说明齐鲁证券公司主观上具有使用“鲁证”商标的意图，客观上进行了使用“鲁证”商标的行为，且达到了在相关公众中建立“鲁证”商标与齐鲁证券公司所提供的金融服务之间唯一指向关系的效果，故可认定为商标意义上的使用。由于金融行业的专业性和特殊性，加上网络的传播效果，其任何商标使用行为都会在短时间内引起相关公众的关注，故可以认定其商标使用产生了一定影响。对于广大企业来说，在适用第三十二条主张权利时，一方面要收集证据证明抢注人主观上存在恶意；另一方面要证明在相同或者类似商品上，企业已经在先使用商标并具有一定影响。具有一定影响并不要求商标持续使用达到一定程度，但是要达到相关公众知晓的程度。譬如企业、企业股东在某个领域具有一定的知名度或者网络上短时间出现大量有关企业从事某项活动、投资某个项目的信息，这些都可以作为“具有一定影响力”的证据。在千慧代理的案件中，我们发现证明商标具有一定影响力并不困难，难点在于提供在先使用的证据。有些时候企业还只是在筹划、选稿、内部商议和申报阶段，商标就已经被他人知晓并抢注了，此时如果有关证据留存不完整，再加上无法提供抢注人与企业之间的关系之证据，那么依据第三十二条主张权利将很难被支持。鉴于此，我们认为防范于未然，企业做好保密工作、与相关人员签订完整的保密协议，留存有关会议记录证据、申报证据等至关重要。